维权中心举办涉外标准必要专利法律问题研讨会丨附嘉宾发言要点
8月17日，由北京市知识产权维权援助中心（国家海外知识产权纠纷应对指导中心北京分中心）主办，北京知识产权司法保护研究会承办、北京市朝阳区（设计服务业）知识产权快速维权中心支持举办的涉外知识产权典型问题研讨第一期——“涉外标准必要专利法律问题研讨”在望京留学人员创业园海外知识产权维权服务联络站举办，线上线下共计200余位人员参会。
活动中，海外知识产权维权专家苏志甫就“涉外标准必要专利（SEP）许可谈判的流程、焦点及对策解析”进行主题发言，从SEP所有者和SEP实施者的角度分析了SEP许可谈判和普通专利许可谈判的区别，以及标准必要专利许可谈判的主要成因和具体的区别，并从谈判双方是否遵循FRAND原则的判定、许可层级以及收费单元、费率的计算及确定三个部分进行了分享。华为公司智能汽车技术知识产权部部长张鹏以“智能汽车领域SEP许可热点问题浅析”为题，介绍了近期智能汽车行业SEP诉讼事件以及AVANCI专利许可平台近期动态，分享了无线通信SEP在智能网联汽车领域许可中，许可对象及层级、许可费标准的观点。两位专家就参会人员提出的关于海外诉讼应对、专利池分布行业等问题进行了讨论交流。
下一步，维权中心将进一步发挥国家海外知识产权纠纷应对指导中心地方分中心职责，做好企业海外维权“服务器”、海外知识产权规则“扩音器”和企业国际化发展知识产权能力提升“助推器”，围绕我市创新主体在海外知识产权保护工作中关注的热点问题，组织不同领域的知识产权工作者进行观点分享和业务交流，以提升创新主体海外知识产权保护意识和能力。
嘉宾发言要点
一、SEP许可谈判流程及应对
（一）SEP许可谈判和普通专利许可谈判的区别
标准必要专利许可谈判的主要成因之一在于多数标准化组织的知识产权政策通常不负责判断FRAND声明许可条件，不介入标准必要专利许可谈判。
国际电信联盟、国际标准化组织和国际电工委员会联合发布的专利政策表明：第一，希望SEP权利人最充分披露其专利信息，但标准制定组织不负责对相关权利证据、有效性或范围等给出权威或全面的信息；第二，SEP权利人应提交是否愿意以FRAND为条件进行许可的声明，但有关专利的具体事项（如专利许可、专利使用费等）留待有关当事人协商，因为这些事项可能因个案而不同。
SEP许可谈判和普通专利许可谈判的区别在于许可标的物不同，受到约束的原则不同，许可费计算方式不同以及司法审理、救济方式不同等。
其中，许可标的物方面，SEP是一类特殊专利，具有锁定效应，SEP具有独特的判断标准与认定方式；受到约束原则方面，针对SEP谈判全流程每个环节，主流国家都有各自的规范；许可费计算方式方面，普通专利许可费计算以当事人合意为主，SEP许可费计算存在行业通行标准，普通的专利谈判更多是基于未来的预期，标准必要专利要解决历史的使用和未来预期的问题；司法审理、救济方面，SEP费率确认之诉、侵权之诉中专利是否对标的判断，是SEP诉讼有别于普通专利诉讼的直接体现。
（二）SEP许可谈判参与主体
主体包含三类，Licensee（SEPImplementer，标准必要专利实施人、被授权人），其中包括专利许可业务负责人、专利诉讼业务负责人和技术人员；Licensor（SEPholder，标准必要专利持有人、专利权人），Portfolio（专利包）的负责人、对于非专利实施实体（NPE）而言一个portfolio会有专门团队进行运营和参与谈判；Counsel（顾问）主要为律师，通常较少直接介入谈判环节，取决于谈判主体的谈判风格和谈判内容。
（三）SEP许可谈判原则——FRAND
FRAND（Fair,Reasonable,Non-discriminatory）原则指公平，合理，无歧视。FRAND声明是指标准化组织要求参与标准制订的成员作出专利被纳入标准后，根据“公平、合理和无歧视”的条件，将专利许可给标准实施者的承诺。
针对FRAND原则，既要避免专利劫持，也要避免专利反向劫持，要在专利权人和实施者之间寻求一个平衡点。避免因为专利权人的专利被纳入标准，在这个过程中基于锁定效应和准垄断优势谋取不合理的利益。另外一方面也避免实施者的反向劫持，避免过分强调对实施者的保护，拒绝给专利权人救济，使专利权人无法获得应有的利益。
从FRAND声明的属性来讲，国内外的判例也有不同界定，有第三方受益合同说、第三方邀请说、默示许可说、单方法律行为说等观点。对于FRAND声明属性的不同界定与各国的民事法律制度密切相关。因此，讨论FRAND声明属性时，不能一概而论，要结合具体案件所适用的法律和标准化组织的知识产权政策，同时，在不同案件中对FRAND声明属性的认定要符合审理法院所适用法律的通常逻辑。
其中国内法院判例裁判观点有：
在华为与IDC案中，法院认定：专利权人作出的许可声明，既不属于第三人受益合同，又不构成默示许可。FRAND原则的核心是对专利权人的合理限制，落实FRAND原则应平衡标准必要专利相关当事人间的利益，既要保证专利权人从技术创新中获得足够的回报，也要避免其借助标准所形成的强势地位索取高额许可费率或附加不合理条件。
在西电捷通与索尼案中，一审法院认为：FRAND声明仅系专利权人作出的承诺，系单方民事法律行为，专利权人一旦作出FRAND承诺，就应当承担FRAND义务。但该承诺不代表其已经作出了许可，即仅基于涉案FRAND许可声明不能认定双方已达成了专利许可合同。二审法院认为：谈判双方应本着诚实信用原则进行许可谈判。由于权利人在标准必要专利上作出FRAND声明，侵权民事责任的承担应考虑双方谈判的过程和实质条件，判断由哪一方为谈判破裂承担责任。
在华为与三星案中，一审法院认为FRAND原则为专利权人和实施者进行谈判时应当遵循的基本原则，标准必要专利权人和实施者均有按照FRAND原则进行标准必要专利许可谈判的义务。
（四）SEP许可谈判主要议题
SEP许可谈判主要议题包含专利包强度问题和许可费率计算问题两方面。
在专利包强度问题问题上，涉及到技术、标准的理解与专利规则的适用，需要专利律师、技术专家的介入与支持；在许可费率计算问题上，如何将专利价值转化为可量化的经济利益，需要公司商业团队、专利授权团队以及专利律师的介入与支持。
（五）SEP许可谈判主要流程
谈判流程包含侵权告知函、双方签订保密协议、技术谈判、商业谈判和谈判期间的诉讼五个环节。
1.侵权告知函
函件的发件人为SEP持有人或由SEP持有人授权的专利律师；函件的收件人为SEP实施者的知识产权部门负责人、CEO；函件中需要包含的内容有侵权产品、被侵权专利、被侵权专利所覆盖的标准类型与范围、期待对方回复函件的截止日期、SEP持有人的简单介绍以及联系方式；函件形式通常为纸质邮寄+电子邮件同步进行，并需要密切监控投递情况。
发送侵权告知函的前提是确定SEP侵权，依据广东高院：《关于审理标准必要专利纠纷案件的工作指引（试行）》
第9条“标准必要专利纠纷的侵权判断可遵循以下路径：（1）确定标准的具体内容并判断涉案专利是否为标准必要专利；
（2）有证据证明被诉侵权产品符合标准必要专利所对应的标准的，可推定被诉侵权产品落入标准必要专利权利保护范围；（3）被诉侵权人否认被诉侵权产品落入标准必要专利权利保护范围的，须就未实施标准必要专利进行举证。”
SEP侵权诉讼中的基本规则：专利权人的举证责任有被告（实施者）的被诉侵权产品采取某项标准（2G/3G/4G）；将诉争SEP专利技术方案与前述标准中具体相关内容进行比对；如果能够证明前述标准中具体相关内容落入专利权利要求保护范围，则推定被诉侵权产品侵权成立，专利权人完成侵权举证责任。实施者的举证责任有主张专利非SEP；当专利权人完成前两步骤时，主张并证明被诉侵权产品未实际实施前述标准中具体相关内容，进而否定侵权。
2.签订保密协议（Non-disclosureAgreement, 简称NDA）
保密协议是在许可谈判当中必不可少的一个环节，该环节用以保证双方在后续谈判中的坦诚相见，但可能出现如不合理地限制谈判材料的使用、不合理限制后期可能的诉讼请求等附加不合理的限制条件等问题。
3.技术谈判环节
SEP持有人发送初步文件给SEP实施者，双方就技术问题首先开展谈判。专利权人通常会给实施者发送初步文件，双方在此之上展开谈判。专利权人会给实施者发布专利的清单，权利要求列表，以及费率的初步计算方法。专利权人需要检验专利是否在标准化组织当中做了声明，是否满足对标要求，专利是否有效，以及专利权人提出了费率计算方法是否合理。
4.商业谈判
商业谈判涉及到对于许可具体的内容，包括授权的区域、常用的费率计算方法、需要参考的参数、授权的时长和交易方式，直接影响到双方切身利益的条款设计。
针对授权地域，通常而言，双方基于全球许可进行谈判，关注的市场主要有欧洲、北美、中国、日本、韩国；而常用的费率计算方法有Top-downapproach（自上而下法）、Comparablelicense（可比协议法）等方法；需要参考的参数有Aggregaterate（累积费率）、TrulySEP比例（必要率）、无效率等；授权时长为Lifetime（直至专利过期）或具体至某一个年份；交易方式有现金、折扣、专利互换等方式。
5.SEP许可谈判期间的诉讼
SEP诉讼的特点有诉讼类型复杂、跨地域、流程长、对抗激烈（结果、时间）、诉讼与谈判交替进行等。
SEP案件涉及到的诉讼类别包括侵害专利权诉讼及关联专利权无效行政诉讼、确认不侵权诉讼、SEP许可费率裁决诉讼、以及反垄断诉讼。
不同国家SEP诉讼有各自特点。德国——快速获得禁令；英国——获得较高的全球费率以及禁诉令等；美国——永久禁令颁发标准严苛；中国——总体上持较为平衡、折衷的裁判倾向，SEP实施者可以通过中国诉讼将中国市场费率同全球市场费率分隔或者通过中国诉讼获取较低的费率。
二、SEP许可焦点与对策
从近年来实践情况看，SEP许可谈判的焦点主要有三个方面，一是谈判双方是否遵循FRAND原则的判定；二是许可层级、收费单元的确定；三是许可费率的计算及确定。鉴于时间关系，今天仅就第一个问题进行介绍。
违反FRAND原则的法律后果,可以从专利权人和实施者两个角度来看。对专利权人而言，违反FRAND原则可能影响其寻求禁令救济，并且可能构成滥用市场支配地位的事由。对实施者而言，将直接导致其处于禁令威胁之下。
在西电捷通诉索尼案中，法院对双方的过错情形进行了区分。“在双方协商未果的情形下，被告实施涉案专利能否绝对排除原告寻求停止侵害救济的权利，仍需要考虑双方在专利许可协商过程中的过错。具体来讲，在双方均无过错，或者专利权人有过错，实施人无过错的情况下，对于专利权人有关停止侵权的诉讼请求不应支持，否则可能造成专利权人滥用其标准必要专利权，不利于标准必要专利的推广实施；在专利权人无过错，实施人有过错的情况下，对于专利权人有关停止侵权的诉讼请求应予支持，否则可能造成实施人对专利权人的‘反向劫持’，不利于标准必要专利权的保护；在双方均有过错的情况下，则应基于专利权人和实施人的过错大小平衡双方的利益，决定是否支持专利权人有关停止侵权的诉讼请求。”
在华为诉三星案中，法院从双方标准必要专利交叉许可谈判的程序、实体上进行了分析，在法院主持之下双方进行报价与反报价，结合“二次谈判”情况分析双方过错。综合全案事实及谈判过程，认为三星公司在程序、实体上均有过错而华为公司在程序上没有过错，在实体上有轻微过错，据此认为，总体上三星公司具有明显过错而华为公司没有明显过错，故支持了华为公司的禁令请求。
另外，不同国家或地区都有各自关于标准必要专利的经典判例以及发布过关于标准必要专利的相关政策文件，这些判例和谈判指引是各国产业界和司法界、研究界的共识，有共同之处，也有差异，对于有出海需求的企业来讲，尤其面对来自不同国家的专利权人进行许可谈判的时候，需要了解一些在国际上共性的规则，以及适应不同地域的特殊规则，便于预判以及在谈判过程中遵循。